Protéger sa marque à l'étranger : marque de l'UE, système de Madrid ou dépôts nationaux ?

Un premier client à Bruxelles, un distributeur au Canada, un fabricant en Asie : le développement à l'international arrive souvent plus vite qu'on ne l'imagine. La question de la marque, elle, arrive souvent trop tard.

Or une marque française ne protège qu'en France. Pour être protégé ailleurs, il faut étendre sa marque, et il existe pour cela trois grandes voies. Chacune a sa logique, ses atouts et ses pièges. Le bon choix dépend moins de la voie elle-même que de votre projet.

Une marque française s'arrête à la frontière

Le droit des marques est territorial : un enregistrement ne produit ses effets que dans le pays, ou le groupe de pays, où il a été obtenu. Une marque enregistrée à l'INPI ne permet donc pas d'agir contre une copie vendue en Espagne, en Suisse ou aux États-Unis.

Dans la plupart des pays, c'est en outre le premier qui dépose qui obtient le droit. Un distributeur, un concurrent ou un tiers mal intentionné peut enregistrer votre marque avant vous, et vous empêcher ensuite de l'utiliser sur ce marché. Récupérer une marque déposée par un autre est toujours possible en théorie, rarement simple en pratique.

D'où une règle de bon sens : protéger avant d'exporter, pas après.

Un délai à connaître : les six mois de priorité

Lorsque vous déposez une marque en France, vous disposez de six mois pour l'étendre à l'étranger en conservant la date de votre premier dépôt. C'est le droit de priorité, prévu par la Convention de Paris.

Concrètement, une demande étrangère déposée dans ce délai est traitée comme si elle avait été déposée le même jour que votre marque française. Un tiers qui aurait déposé un signe proche entre-temps ne peut pas vous être opposé.

Ces six mois sont précieux : ils laissent le temps de tester un marché, de confirmer un partenaire ou d'arbitrer un budget, sans perdre votre rang. Encore faut-il les avoir en tête au moment du premier dépôt.

Première voie : la marque de l'Union européenne

Déposée auprès de l'EUIPO, l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, à Alicante, la marque de l'Union européenne couvre en un seul titre les 27 États membres. Une seule demande, une seule procédure, un seul renouvellement tous les dix ans.

C'est souvent la voie naturelle pour une entreprise qui vend ou prévoit de vendre dans plusieurs pays européens. Mais elle a une particularité qu'il faut connaître : son caractère unitaire. La marque vit ou tombe pour toute l'Union. Une seule antériorité dans un seul État membre peut suffire à bloquer l'enregistrement pour l'ensemble du territoire.

Deux précisions encore :

• depuis le Brexit, la marque de l'Union européenne ne couvre plus le Royaume-Uni, qui demande désormais une protection distincte ;

• une marque de l'UE refusée ou annulée peut, sous conditions, être transformée en marques nationales dans les pays où l'obstacle n'existe pas.

Deuxième voie : le système de Madrid

Géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à Genève, le système de Madrid permet de désigner plusieurs pays à partir d'une seule demande, en une langue et avec un paiement centralisé. Il compte aujourd'hui 116 membres, qui couvrent 132 pays, dont l'Union européenne elle-même.

Son principal atout est sa souplesse : on choisit les pays un par un, on peut en ajouter plus tard, et la gestion (renouvellement, changement d'adresse, cession) se fait en une seule démarche auprès de l'OMPI.

Mais le système repose sur une marque de base, française ou européenne par exemple, dont l'enregistrement international dépend pendant cinq ans. Si la marque de base est annulée ou limitée pendant cette période, l'enregistrement international suit le même sort dans tous les pays désignés. On parle d'« attaque centrale ». Une transformation en demandes nationales reste alors possible, mais à un coût qui n'avait pas été prévu.

Autre point d'attention : chaque pays désigné examine la marque selon ses propres règles, avec ses propres délais et, parfois, ses propres exigences sur le libellé des produits et services. Un enregistrement international n'est donc pas une « marque mondiale » : c'est un faisceau de protections nationales, obtenues par une porte d'entrée commune.

Enfin, certains marchés ne sont pas couverts par le système, comme Taïwan. Il faut alors y déposer directement.

Troisième voie : les dépôts nationaux

On peut aussi déposer directement auprès de l'office de chaque pays visé, le plus souvent par l'intermédiaire d'un correspondant local.

C'est la voie la plus coûteuse à l'unité, mais aussi la plus fine. Elle s'impose lorsque le pays n'est pas membre du système de Madrid, lorsque la marque doit être adaptée à un marché (traduction, translittération, version en caractères locaux), ou lorsqu'on veut une protection indépendante de la marque française. Elle permet aussi de bénéficier d'un accompagnement sur place, utile dans les pays où les procédures sont exigeantes.

Comment choisir ?

Il n'y a pas de bonne voie dans l'absolu. Les trois sont d'ailleurs souvent combinées : une marque de l'Union européenne pour l'Europe, un enregistrement international pour quelques pays clés, un dépôt national là où Madrid ne va pas.

Le choix repose sur quelques questions qui méritent d'être posées avant tout dépôt :

• Où vendez-vous, où fabriquez-vous, où risquez-vous d'être copié ? Ce ne sont pas toujours les mêmes pays.

• Quel est votre calendrier ? Ce qui doit être protégé maintenant, et ce qui peut attendre.

• Votre marque de base est-elle solide ? C'est déterminant pour le système de Madrid.

• La marque fonctionne-t-elle dans les langues et les cultures visées ? Un nom anodin en français peut poser problème ailleurs.

• Qui sont vos partenaires ? Un distributeur ou un licencié à l'étranger doit être encadré par contrat, et la marque doit être protégée avant de lui être confiée.

Chaque réponse oriente la stratégie, le budget et l'ordre des dépôts. C'est précisément ce travail d'arbitrage qui fait la différence entre une protection utile et une collection de titres coûteux.

Les erreurs les plus fréquentes

• Attendre d'avoir du succès à l'étranger pour déposer : la marque peut déjà avoir été prise.

• Laisser passer le délai de priorité sans l'avoir anticipé.

• Choisir Madrid sur une marque de base fragile, et tout perdre en cas d'attaque centrale.

• Recopier le libellé français partout, alors que certains offices exigent des formulations précises.

• Confier la marque à un distributeur étranger sans l'avoir protégée, ni encadré son usage par contrat.

• Utiliser le ® dans un pays où la marque n'est pas enregistrée : c'est une affirmation fausse, parfois lourdement sanctionnée. Pour en savoir plus, lisez notre article sur les symboles ®, TM et ©.

Questions fréquentes

Existe-t-il une marque mondiale ?

Non. Même le système de Madrid aboutit à des protections nationales ou régionales, pays par pays. Il simplifie les démarches, mais ne crée pas un titre unique valable partout.

Ma marque française me protège-t-elle en Europe ?

Non. Elle ne vaut qu'en France. Pour l'Union européenne, il faut une marque de l'Union européenne, un enregistrement international désignant l'Union ou des dépôts dans les pays visés.

Puis-je étendre ma marque plusieurs années après le dépôt français ?

Oui, à tout moment. Mais passé le délai de six mois, vous perdez la priorité : un tiers qui aurait déposé entre-temps un signe proche pourrait vous être opposé.

Le Royaume-Uni est-il couvert par la marque de l'Union européenne ?

Non, plus depuis le 1er janvier 2021. Une protection distincte est nécessaire.

Combien coûte une protection à l'étranger ?

Tout dépend des pays, de la voie choisie, du nombre de classes et des éventuelles objections. Chaque projet fait l'objet d'un devis personnalisé. Pour comprendre ce que recouvre une marque au-delà de la taxe de dépôt, lisez Combien vaut vraiment un dépôt de marque ?

Par où commencer ? Un nouveau marché en vue, un distributeur à l'étranger, un délai de priorité qui court ? Le premier rendez-vous téléphonique (30 minutes, 180 € HT) permet de faire le point et d'identifier la prochaine étape utile. Pour une extension déjà identifiée, demandez un devis. Et pour une vision d'ensemble de vos marques et de vos marchés, découvrez les audits PI. Réserver un rendez-vous · Demander un devis · Découvrir l'international