Le "paquet marques" (ou encore la réforme européenne du droit des marques) a été adopté par le Parlement européen en date du 15 décembre 2015.
Cette réforme a avant tout pour objectif d'harmoniser les différentes législations en matière de marques au sein de l'Union Européenne. Mais quelles sont les réelles conséquences pour les titulaires de marques?
À titre liminaire, notons que nous ne parlons plus désormais de marque communautaire et de l'OHMI mais de marque européenne et de l'EUIPO.
Ensuite, il faut distinguer à mon sens deux sortes de conséquences: les majeures et celles de moindre importance, qui ont bien entendu leur intérêt mais soit pour certains titulaires à la marge soit car elles n'ont pas d'impact direct sur la gestion ou la valorisation des marques.
Nous nous concentrerons aujourd'hui que sur les principales modifications majeures.
1. Disparition de l'exigence de représentation graphique.
L'ancienne Directive (CE) n° 89/104 stipulait que seuls les signes susceptibles d'être représentés graphiquement pouvaient constituer des marques; c'est-à-dire les signes pouvant être représentés au moyens de lignes, ou de caractère, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective.
La directive (UE) 2015/2436 vient révolutionner cet acquis en procédant à la suppression pure et simple de cette exigence ne correspondant plus à la société actuelle puisque, même si elles étaient en théorie enregistrables, des marques atypiques étaient difficilement enregistrables du fait de cette exigence. En remplacement de cette notion, la directive prévoit simplement que, pour pouvoir constituer une marque, le signe doit pouvoir "être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire".
Le Parlement européen fait donc preuve ici d'une grande souplesse et d'une ouverture d'esprit qui n'a pas échappé aux experts de la matière, voyant déjà pointer à l'horizon des possibilités de marques jusqu'alors difficilement enregistrables: les marques olfactives, tactiles, gustatives qui pourront peut-être être bientôt représentées par des technologies innovantes non encore développées.
2. Ajout de motifs absolus de refus
Avant l'adoption de la réforme de 2015, la directive prévoyait un certain nombre de motifs absolus de refus pouvant faire obstacles à l'enregistrement d'une marque. À ce titre, ne pouvaient être adoptés comme marque tout signe:
ne pouvant constituer une marque
dépourvu de caractère distinctif
composé exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production du produit ou service considéré
composé exclusivement de signes ou indications devenus usuels dans le langage courant (au vu du secteur concerné bien sûr)
constitué exclusivement par la forme* imposée par la nature du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou encore qui donne sa valeur substantielle au produit
trompeur (sur la nature, la qualité ou encore sur la provenance géographique)
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs
entrant dans le champs d'application de l'article 6ter de la Convention de Paris (NDLR armoiries, drapeaux ou d'autres emblèmes étatiques) ou portant sur un signe hautement symbolique.
À ces motifs essentiels, viennent s'ajouter donc quatre motifs supplémentaires avec pour but de renforcer certains droits, considérés comme "supérieurs" avec pour finalité de protéger le consommateur de toute méprise.
Désormais, les offices nationaux des États membres de L'UE, tout comme l'EUIPO, devront refuser les marques exclues de l'enregistrement en application de législation nationales ou européennes qui prévoient la protection:
des appellations d'origine ou des indications géographiques;
des mentions traditionnelles pour les vins;
des spécialités traditionnelles garanties;
des variétés végétales.
3. Considération grandissante de la marque jouissant d'une renommée
En effet, à côté des motifs de refus classiques, les États membres ont désormais l'obligation de prendre en compte comme motifs relatifs de refus les marques jouissant d'un renommée enregistrées pour des produits et services différents.
Cela signifie que les titulaires d'une marque de renommée pourront désormais faire valoir leur droit de manière classique (procédure d'opposition, action en contrefaçon) alors que jusqu'alors ils ne pouvaient engager la responsabilité civile de leur détracteur que par le jeu de l'article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
4. Assouplissement des conditions de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage
Pour être valable, une marque doit être distinctive c'est-à-dire qu'elle doit comporter un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'elle désigne.
Toutefois, ce caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage intensif de la marque (on pense par exemple à la jurisprudence récente VENTE PRIVÉE). Or, avant, il devait être démontré que le caractère distinctif avait été acquis avant la demande d'enregistrement de la marque alors que désormais ou prend comme repère-temps la date d'introduction de l'action en nullité. Cela laisse donc au titulaire de la marque plus de latitude (une période plus large) pour prouver cette acquisition.
5. Obligation de prévoir davantage de procédures administratives
À l'instar de ce qui est prévu au niveau européen, les offices nationaux (et notamment l'INPI donc) devront prévoir des procédures administratives permettant aux titulaires de marques une meilleure accessibilité au droit et donc une possibilité de mieux défendre leur droit, plus rapidement et pour un prix moins décourageant.
Devraient donc s'ouvrir en France pour les titulaires de marques françaises (comme c'est déjà le cas depuis bien longtemps au niveau européen) des procédures permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque. Il ne sera donc plus nécessaire pour ces actions de s'adresser au tribunaux français, déjà bien trop surchargés. Avec pour conséquence directe une meilleure accessibilité à ces actions et donc une recrudescence prévisible de ces actions. Les titulaires de marques devront donc être d'autant plus attentifs à leur marque (je pense par exemple à l'obligation d'usage qui devra être sérieuse et démontrable) afin de ne pas risquer l'une de ces actions qui sera monnaie courante dans quelques temps.
Aussi, et dans la même idée d'ouvrir davantage les procédures administratives, les fondements à une procédure d'opposition seront élargis et il sera possible de ses fonder sur plusieurs marques et sur plusieurs droits : dénomination sociale, droit d'auteur, nom de domaine, marque de renommée, etc.).
6. Consécration de la jurisprudence IP TRANSLATOR en matière de libellés
En d'autres termes, prenez garde à la rédaction de vos libellés de produits et services lors du dépôt de votre marque!
Bien que les intitulés de classes soient toujours admis avec la Réforme, il est nécessaire qu'ils soient suffisamment clairs et précis mais surtout ils n'impliquent pas protection de tous les produits et services appartenant à la classe correspondante. La liste des produits et services doit donc faire apparaître de manière claire ce qu'est censée couvrir la marque dont la protection est demandée sous peine de rejet de la demande.
Attention car cette modification qui peut sembler anodine a de nombreuses implications importantes notamment en matière de défense de votre monopole.
7. Suppression du système "3 classes"
Jusqu'alors, la Directive Européenne prévoyait une redevance unique jusqu'à 3 classes. Les redevances dues par classe supplémentaire n'étaient donc exigées qu'au delà de la troisième classe.
Depuis le 23 mars 2016, l'EUIPO se conforme aux exigences de la directive en adoptant désormais un calcul des redevances effectué selon le nombre de classes désignées à partir de la première. En conséquence, le dépôt et le renouvellement des marque européennes peuvent se faire sur la base d'une seule classe.
Cette mesure a pour objectif principal de désengorger les registres (puisque certains déposants avaient tendance a désigner jusqu'à 3 classes même en l'absence de nécessité sous prétexte de payer pour 3 classes) mais aussi une meilleure prise en compte des déposants en 1 classe pour lesquels le système était désavantageux.
La France devrait également se conformer à la réforme sur ce point mais nous n'avons pas encore information fiable et précise sur ce point.
Conclusion
Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive de l'ensemble des modifications de la Réforme puisque nombre d'entre elles ne sont pas traitées dans cet article (marchandises en transit; modifications ayant des incidences pour les marque notoires; publicité comparative; importation; usage sérieux en cas d'enregistrements multiples; réduction de la portée de la protection en cas de double identité; cas des marques déposées par un agent du titulaire sans son consentement; le transfert de marque; etc.).
Nous pouvons retenir tout de même de cette réforme un objectif triple:
- faire preuve d'une plus grande souplesse sur les points où il n'y a pas lieu de garder les textes en l'état (ex. représentation graphique);
- faciliter la défense de la marque par son titulaire (ex. procédures administratives ; moyens de défense) mais dans le même temps le forcer à s'améliorer dans la gestion et l'entretien de sa marque pour pouvoir garder son monopole (ex. durcissement en matière de libellés; exigences induites par le nombre de remise en cause de marques qui devrait découler de l'ouverture des procédures administratives)
- désengorger les registres et rendre la marque plus "noble".
En somme, avoir une marque sera d'autant plus un gage de qualité.
Ceci impliquera de vous faire accompagner par un Conseil en Propriété Industrielle pour ne pas risquer de passer à côté de certaines exigences et de voir votre marque refusée/annulée/déchue...
*la réforme vient d'ailleurs ajouter au passage, en plus de la forme, "tout autre caractéristique"